China: Beware of Fraudulent Trademark and Domain Name Filings

Nous constatons, depuis un certain nombre d’années, que les cas de dépôts frauduleux de marques en Chine sont de plus en plus fréquents. Certains domaines sont plus touchés que d’autres : les marques viticoles et alimentaires sont particulièrement visées, ainsi que les AOC, IGP…

Quelques exemples de situations fréquentes

Le cas classique est le suivant : des sociétés chinoises (il arrive que ce soit de simples particuliers) déposent en leur nom des marques en Chine identiques à des marques appartenant à des sociétés étrangères, et notamment françaises, non encore protégées en Chine. Il peut s’agir de négociants ou distributeurs chinois, ou tout simplement d’une entreprise chinoise qui a décidé d’en faire son « business-plan ».

La difficulté est alors multiple et la résoudre peut s’avérer compliqué et coûteux, la législation chinoise en la matière étant fondée sur le principe du « 1er arrivé, 1er servi » :

• Une fois la marque chinoise déposée par l’entité chinoise, cette dernière peut demander aux douanes chinoises de mettre en place une surveillance sur cette marque, et donc de refuser sur le territoire chinois tous produits arrivant marqués d’une marque identique ou quasi identique.
  
  Le producteur français n’aura donc pas beaucoup d’autres solutions que de proposer un arrangement au titulaire chinois (une somme d’argent, la signature d’un contrat de distribution…).

• Quand bien même une surveillance douanière ne serait pas mise en place, utiliser sa marque en Chine alors qu’elle a déjà été protégée par un tiers peut s’avérer dangereux dans la mesure où l’exploitant pourtant légitime se rend coupable d’actes de contrefaçon et peut, à ce titre, être attaqué devant les Tribunaux par le titulaire chinois.

• Dans le cadre d’une procédure d’enregistrement de marque, l’office chinois, contrairement à l’office français, procède à un examen des motifs relatifs de refus. Il va ainsi vérifier si la demande de marque en question n’a pas déjà été protégée par un tiers pour des produits et/ou services identiques/ou extrêmement proches.
  
  Par conséquent, lorsque l’exploitant légitime de la marque procèdera à son dépôt en Chine, il se verra automatiquement rejeter sa demande par l’Office des marques chinois si cette dernière a déjà été déposée par un tiers. La seule solution pour l’étranger retardataire, s’il ne souhaite pas engager une action en justice incertaine, sera de proposer de racheter la marque au 1er déposant ou de signer un contrat de licence.

• Dans le cas où la marque antérieure n’est pas identique à la demande de marque déposée en second, mais seulement similaire, l’Office chinois, en principe, n’émet pas de notification.
  
  En revanche, le titulaire de la marque antérieure aura un délai, dans le cadre de la procédure d’enregistrement de la demande de marque seconde, pour s’y opposer.
  
  Il aura alors à démontrer que les marques sont suffisamment similaires (d’un point de vue visuel, phonétique et/ou conceptuel) pour entrainer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Au regard de ce qui précède, il semble avantageux de protéger sa/ses marques au plus tôt en Chine. Nous conseillons, de manière générale, de procéder à de tels dépôts dès lors que vous exportez vos produits en Chine, vous les faites fabriquer en Chine ou même dès que vous êtes en pourparlers avec un interlocuteur chinois/asiatique.

Comment anticiper ?

Pour ce faire, deux voies de protection sont ouvertes en Chine :

• La voie nationale

Nous déposons alors la demande de marque directement auprès de l’office chinois, via l’un de nos Confrères en Chine. Nous recommanderons ce choix lorsque la Chine s’avère être le seul pays d’intérêt du Déposant ou lorsque la marque doit être également déposée en caractères chinois.

Toutefois, la globalisation des marchés ainsi que l’importance du commerce électronique font que les pays d’intérêt sont aujourd’hui le plus souvent nombreux. Nous recommanderons alors la voie internationale ci-dessous.

• La voie internationale

Le dépôt d’une marque internationale (appelé Système de Madrid) permet d’étendre la protection d’une marque nationale à de nombreux pays/territoires (95 actuellement) via un seul et même dépôt auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Ce dépôt peut faire l’objet de « désignations postérieures » (désignation de pays supplémentaires), au fur et à mesure de vos marchés d’intérêt. L’avantage financier est important par rapport à des dépôts nationaux.

• Nos préconisations :

Au regard de ce qui précède, nous vous recommandons :

• de déposer vos marques, à tout le moins les plus importantes, en Chine (attention Macao et Hong Kong doivent faire l’objet de dépôts séparés) ;
• de mettre en place une surveillance sur vos marques en Chine, ce qui vous permettra d’être informé de tout dépôt de marque identique ou similaire à vos propres droits et ainsi de pouvoir agir au plus vite, notamment dans le délai de la procédure administrative d’opposition ;
• de réserver les noms de domaine correspondants dans l’extension .cn ;
• de mettre en place une surveillance douanière sur vos marques ;
• d’éventuellement procéder à des dépôts de copyright (sur les étiquettes des vins par exemple).

Enfin, nous attirons votre attention sur d’autres manœuvres peu scrupuleuses d’entreprises chinoises qui peuvent intervenir une fois vos marques déposées en Chine :

• Concernant le renouvellement de vos marques

Des entreprises chinoises vont aller récupérer vos coordonnées, publiées lors du dépôt de vos marques en Chine, afin de pouvoir vous contacter et se présenter comme l’office chinois des marques ou, à tout le moins, une entreprise pouvant procéder au renouvellement de vos marques en Chine. Les coûts proposés sont généralement élevés et le renouvellement n’est évidemment pas effectué ;

• Concernant la réservation de noms de domaine

Vous pourriez également être contactés par courriel par une entreprise ou un quelconque office chinois vous indiquant avoir reçu la demande de réservation d’un nom de domaine en .cn reprenant le nom de votre produit/entreprise. Il vous demande si vous autorisez une telle réservation et, à défaut, vous propose de réserver les noms de domaine de votre choix, souvent à un coût important.

Nous vous accompagnerons, bien évidemment, dans toutes vos démarches et vous conseillerons au mieux dans les différentes stratégies à adopter pour protéger vos intérêts en Chine.