Pratique actuelle de l’Office Européen des Brevets en matière d’examen de la brevetabilité des plantes
Les évolutions de ces grands principes de droit étant relativement récentes et leur application restant soumise à l’interprétation par les chambres de recours, les questions autour de l’exclusion de la brevetabilité des plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques, ainsi que de ces procédés eux-mêmes, restent d’actualité.
Comment ces exclusions sont-elles traitées en pratique par les examinateurs de l’OEB et quelles sont les solutions disponibles pour les déposants confrontés à ces exclusions ?
Nous avons sélectionné et analysé différents cas représentatifs de la pratique de l’OEB, en portant une attention particulière aux objections soulevant une exclusion de la brevetabilité et aux réponses des déposants à ces objections.
Notre analyse confirme que l’examen sur le fond des demandes de brevet commence par la vérification de ce que la protection recherchée n’englobe pas de tels objets exclus de la brevetabilité. Ainsi, aucun brevet ne pourra être accordé si une revendication inclut une variété végétale, un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, ou un végétal obtenu par un tel procédé, et ce, même si ces objets remplissent toutes les autres conditions de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, suffisance de description, clarté, etc.).
Dans le cas des revendications portant sur un végétal, une objection sera soulevée si l’examinateur estime que les plantes comprises, en tout ou partie, dans la portée, sont susceptibles d’être obtenues par des procédés essentiellement biologiques (c’est-à-dire des procédés fondés sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et sur la sélection ultérieure de végétaux).
Face à ce type d’objections, les déposants sont majoritairement contraints de modifier leurs revendications, afin d’exclure ces objets non brevetables rejetés. Plusieurs types de modifications sont possibles. Toutefois, l’exclusion explicite de ces végétaux (par l’ajout d’un « disclaimer ») semble être la réponse la plus couramment mise en œuvre (utilisée dans environ 45% des cas analysés).
Alternativement, lorsque le texte de la demande telle que déposée le permet, il peut être envisageable de préciser la ou les technique(s) de modifications génomiques artificielles utilisée(s).
Bien que cela semble assez rare, des objections peuvent être soulevées à l’encontre de revendications portant prétendument sur une variété végétale en tant que telle. D’après notre analyse, ces objections apparaissent essentiellement liées à l’interprétation de la revendication. Si la contestation de ce type d’objections semble avoir été suffisante en examen pour les cas que nous avons analysés, il n’est pas exclu que ces problématiques soient plus délicates à résoudre face à une chambre de recours de l’OEB (ces aspects ne sont pas traités ici et pourront faire l’objet d’un prochain article).
Dans le cas des revendications visant un procédé, les objections pour exclusion de la brevetabilité s’appliquent lorsque le procédé est considéré comme incluant une étape de croisement, y compris lorsque cette étape n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications (mais qu’elle y est présente de manière inhérente ou implicite). Cela concerne également les utilisations de végétaux dans de tels procédés.
En réponse à ces objections, différentes solutions sont adoptées par les déposants, reposant principalement sur la suppression ou l’exclusion des étapes de croisement et/ou de sélection, la limitation à des techniques de modifications génomiques non essentiellement biologiques, et/ou la réorientation de l’objectif de la méthode.
Quelles que soient les stratégies suivies par les déposants pour surmonter des objections pour exclusion de la brevetabilité ciblant des inventions dans le domaine végétal, notre analyse montre qu’elles ne sont pas toujours suffisantes pour obtenir un brevet. En effet, elles peuvent à leur tour donner lieu à des objections au titre d’autres critères de brevetabilité appliqués par l’OEB, notamment pour insuffisance de description au titre de l’Article 83 CBE ou pour extension de l’objet au titre de l’Article 123(2) CBE.
Ces objections « conséquentes » sont particulièrement fréquentes dans le cas des disclaimers. Nous les avons retrouvées dans 50% des cas analysés dans lesquels un disclaimer avait été introduit pour exclure les végétaux obtenus au moyen d’un procédé essentiellement biologique. Les déposants se retrouvent ainsi pris dans un piège, entre exclusions de brevetabilité et exigences de support.
Pour sortir de ce piège, les déposants sont généralement contraints de limiter davantage la portée des revendications.
Il est donc essentiel d’anticiper ces différentes contraintes dès le dépôt de la demande prioritaire.
Vous avez mis au point une nouvelle plante modifiée génétiquement ou un nouveau procédé d’obtention de plantes ? Vous avez des questions à ce sujet ?
Les équipes de REGIMBEAU se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches pour protéger par brevet vos inventions dans le domaine végétal.
