La protection de votre marque à l’étranger, une étape nécessaire à l’accompagnement de votre croissance à l’international

De nombreuses questions se posent et nous sommes là pour vous aider à y répondre :

Nous vous conseillons et vous assistons très en amont sur des questions marketing en fonction de votre stratégie de déploiement de votre offre et par exemples :

• quelle marque protéger ? La même marque dans tous les pays ? Sa traduction ou sa translittération ?
• Pour quels marchés, ?
• Dans quel calendrier ? Si la même marque est étendue dans un autre pays, dans les 6 mois suivant le dépôt d’origine, c’est-à-dire sous priorité, le dépôt à l’étranger bénéficie de la date du premier dépôt.

Quelle voie de protection choisir ?

Il existe plusieurs options pour protéger une marque à l’étranger.

Nous vous recommandons la ou les voies la plus appropriées en fonction de votre marque, des droits antérieurs, de votre budget et de vos priorités de marchés.

• Un dépôt national : si la marque ne concerne qu’un seul pays ou que le pays souhaité n’est membre d’aucune convention régionale.
• Un dépôt international pour couvrir par un seul dépôt un nombre important de pays divers, dont l’Union Européenne. Le choix pourra être opéré parmi 116 Etats/organisations membres couvrant 132 pays et représentant plus de 80 % du commerce mondial. Il permet d’ajouter des pays au fur et à mesure de l’extension économique de votre marque. Ce système permet par un seul dépôt, d’obtenir un enregistrement, valable pour 10 ans et renouvelable par une seule opération, mais l’enregistrement international reste soumis au droit de chaque pays ou région désigné. Il convient de noter qu’un dépôt de base remplissant certaines conditions est indispensable pour procéder ensuite à un enregistrement international.
• Un dépôt de marque européenne : pour les 27 pays de l’Union Européenne. Ce système permet d’obtenir un seul enregistrement après une seule procédure réalisée par l’EUIPO. Un dépôt en OAPI - pour les pays d’Afrique Francophone : Il est ainsi possible de couvrir par un seul dépôt tous les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, l'Union des Comores. L’OAPI peut être désigné dans le cadre de la marque internationale.
• Un dépôt auprès de l’ARIPO - pour les pays d’Afrique Anglophone : Le système ARIPO existe et permet de désigner 13 des 22 pays qui ont signé le Protocole de Banjul.

Vos relais à l’étranger : Notre réseau de confrères

Nous effectuons en direct un certain nombre d’opérations devant les offices français, européen (EUIPO) et international (OMPI). Dans tous les autres pays bénéficions d’un réseau de correspondants étrangers que nous choisissons et sélectionnons pour leur compétence, leur réactivité et leur niveau de prix. Nous leur demandons d’agir pour vous.

Penser à adapter la protection de vos marques à vos marchés

Nous proposons de revoir régulièrement la protection de votre portefeuille au fur et à mesure de l’extension de votre  marché et de l’adapter à chaque évolution, en procédant à un audit de votre portefeuille de marques mais aussi de vos portefeuilles noms de domaines, copyrights, dessins et modèles et brevets pour nous assurer de son adéquation avec votre stratégie business et vous faire part de nos préconisations au plus près de vos besoins.

Points d’attention :

L’usage de vos marques

L’exploitation de vos  marques devient une condition indispensable du dépôt, du maintien et/ou de la défense de vos marques dans un grand nombre de pays. Nous vous assistons pour vérifier les conditions d’usage de vos marques et les moyens de conserver les preuves d’exploitation.

des moyens de lutte contre la contrefaçon adaptée à l’extension de vos marques, et notamment la contrefaçon en ligne

Il convient également de revoir régulièrement votre politique anti-contrefaçon en fonction notamment de vos marchés de fabrication et d’exportation, notamment par des surveillances de vos marques et de la contrefaçon en ligne, ainsi que des déclarations de retenue en douane. A titre d’exemple, le Kenya impose ainsi depuis le 1^er janvier 2023 une déclaration obligatoire qui doit être renouvelée chaque année à réaliser auprès de l’ACA (Kenyan Anti-counterfeit Authority) pour tous les droits de PI correspondant à des produits importés dans ce pays.

En conclusion La protection à l’étranger d’une marque ne s’improvise pas et doit faire l’objet d’une stratégie réfléchie qui doit être adaptée en permanence à l’expansion économique, et géographique de votre entreprise ainsi qu’aux évolutions légales des différents pays, et ce encore plus à l’ère du digital.

Plusieurs options existent, à nous de vous aider à faire les bons choix en prenant en compte vos enjeux commerciaux, budgétaires et calendaires.