Vous êtes dans un processus de création d’entreprise mais elle n’est pas encore immatriculée et vous souhaitez toutefois protéger son nom ou une ou plusieurs marque(s) liée(s) à son activité.
La procédure de dépôt est presque aussi simple qu’un dépôt au nom d’un déposant classique.
Il convient juste d’indiquer dans le formulaire de dépôt à l’INPI :
Une autre hypothèse est que vous travaillez dans une société en tant que responsable juridique et/ou de la Propriété Intellectuelle et vous vous êtes aperçu qu’il existait des marques déposées « au nom et pour le compte de la société en cours de formation » dans laquelle vous travaillez.
Le premier réflexe est de se poser la question de savoir si la société créée dans l’intervalle est bien celle qui a été indiquée dans le cadre du dépôt.
Il convient ensuite de s’assurer que la régularisation de la titularité de cette ou de ces marque(s) au profit de la société n’a pas eu lieu bien que la société ait été effectivement constituée.
Si tel est le cas, il est alors nécessaire de régulariser la situation devant l’INPI afin que la société concernée puisse régulièrement exploiter la ou les marque(s) en question et qu’elle puisse également agir directement sur la base de cette ou de ces marque(s) sans avoir à demander l’autorisation à la personne physique titulaire de la ou des marque(s).
Autrement, cette ou ces marque(s) reste(nt) la propriété de la personne ayant procédé à leur dépôt au nom et pour le compte de la société.
L’article L. 210-6 alinéa 2 du Code de commerce dispose spécifiquement que « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ».
Il existe des risques juridiques liés l’absence de régularisation, notamment en cas de litiges soit devant l’INPI, soit devant les tribunaux voire même devant d’autres Offices de Propriété Intellectuelle (EUIPO ou autre si la marque a été étendue à l’étranger).
En effet, une opposition, une action en annulation ou une action en justice de la société sur la base de la marque au nom d’une personne physique « agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation » non régularisée seront jugées irrecevables car la marque n’aura jamais été officiellement transférée à la société concernée.
C’est le cas notamment des actions en contrefaçon : l’article L. 716-4-2 du Code de la Propriété Intellectuelle disposant clairement que « l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat ».
De plus, une société, de par sa personnalité juridique propre, est amenée à perdurer dans le temps quelle que soit la longévité de ses dirigeants ou employés.
Ainsi, des difficultés peuvent débuter le jour où la personne physique titulaire de la marque quitte la société de plus ou moins bon gré et en plus ou moins bonne entente.
La question essentielle à se poser dans ce cas est de savoir s’il y a eu effectivement une reprise du dépôt de marque par la société ou, à tout le moins, si la reprise a été prévue dès l’origine.
Il est en effet nécessaire que la marque soit reprise pour que la société soit réputée titulaire de celle-ci dès l’origine.
La reprise de la marque est possible à différents moments de la formation de la société :
Dans tous les cas, la régularisation doit répondre à des exigences formelles pour être parfaitement valable. C’est donc une étape importante à ne pas négliger.
Si la reprise de la ou des marque(s) est régulière, la société, qui dispose désormais de la personnalité morale, sera donc réputée titulaire de la ou des marque(s) dès l’origine. Elle pourra ainsi les actionner directement, à son gré, sans avoir à solliciter le consentement de la personne physique l’ayant ou les ayant déposée(s) initialement.
Et si la reprise n’aboutit pas (en cas de non-conformité de la reprise ou si la société ne voit finalement pas le jour), qu’advient-il de la ou des marque(s) concernée(s) ?
Le dépôt de la marque effectuée « au nom et pour le compte d’une société en cours de formation » reste valable, quel que soit le devenir de ladite société. En effet, puisque la reprise n’a pas eu lieu, le transfert à la société n’a pas été effectué mais la marque reste valable.
La ou les marque(s) reste(nt) alors la propriété de la personne physique ayant procédé à son dépôt.
C’est en tout cas la tendance jurisprudentielle actuelle mais certaines décisions passées, bien que contestables, ont estimé qu’en cas d’absence de reprise, le dépôt de marque était finalement « nul dès l’origine ».
Pour éviter la remise en cause de la marque, il est fortement recommandé que la personne physique déposante procède à une régularisation de titularité auprès du registre à son profit afin de pouvoir se prévaloir de la titularité de la marque auprès des tiers.
Idéalement, tout dépôt de marque « au nom et pour le compte d’une société en cours de formation » devra faire l’objet d’une inscription de régularisation de titularité auprès de l’INPI à des fins d’opposabilité.
L’article L 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose clairement que « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ».
Il convient pour cela d’inscrire la régularisation via le formulaire ad hoc en ligne auprès de l’INPI en fournissant les documents justifiant de la reprise de la marque par la société dûment créée (avec généralement une copie des statuts).
Ce n’est qu’une fois la régularisation effectuée auprès de l’INPI et celle-ci publiée au BOPI et inscrite au Registre National des Marques (RNM) que la ou les marque(s) sera(ont) opposable(s) aux tiers. A défaut, c’est la personne physique ayant procédé au dépôt qui sera toujours considérée comme le titulaire officiel.
La régularisation est une étape clé pour éviter toute contestation future et sécuriser les droits de propriété industrielle de votre société.
Regimbeau se tient naturellement à votre disposition pour vous assister afin de vérifier l’état de vos droits de marque(s) mais également de brevet(s) ou de dessin(s) & modèle(s), puisque la question peut également se poser pour ces types de droits.
Nos équipes pourront ainsi vous aider à déterminer si les documents dont vous disposez sont conformes juridiquement aux exigences de l’INPI pour entériner la reprise et être en mesure de procéder aux démarches nécessaires auprès de l’Institut pour que votre ou vos marque(s) (et/ou brevet(s) et/ou de dessin(s) & modèle(s)) soi(en)t officiellement au nom du bon titulaire.
Rédigé par PB
