Loi PACTE et Marques - Prêts ? A vos marques - Partez !

Paris, le 11 Décembre 2019 - La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Loi Pacte » a pu enfin tenir ses promesses en ce qui concerne les dispositions relatives au droit des marques. L’ordonnance N° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le décret d’application N° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l’arrêté relatif aux redevances du même jour, et deux décisions de l’INPI N° 2019-157/158 vont désormais modifier sensiblement le droit des marques français, tout en le rendant conforme au droit européen.

Cette loi atteindra-t-elle son but consistant à donner aux entreprises les moyens d’innover, de garantir et de créer des emplois ?  Seul l’avenir le dira.

Mais les modifications visent déjà à renforcer les droits de marques et de brevets, à permettre à leurs titulaires de faire respecter plus aisément leurs droits par des procédures d’opposition plus complètes, à faciliter leur défense par des procédures de nullité et de déchéance qui pourront être portées devant l’INPI. Elles posent également le principe d’imprescriptibilité des actions en annulation des titres nationaux de propriété industrielle.

Une palette de Marques plus large !

Les titulaires bénéficient désormais d’une palette de possibilités plus grandes pour protéger leurs marques, grâce notamment à :

la suppression de l’exigence de représentation graphique du signe, ce qui ouvre la voie à toute nouvelle forme de marque non conventionnelle (sonore, multimédia, animée). Celles-ci pourront être déposées sous forme d’un fichier électronique audio, audiovisuel ou vidéo.  Gardons à l’esprit que la marque devra toujours rester « claire, précise, se suffire à elle-même, être facilement accessible, intelligible, durable et objective » pour constituer un droit enregistrable.

• la possibilité de déposer des marques déjà utilisées et peu distinctives, dès lors qu’il sera possible de prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage avant le dépôt.
• la refonte du régime des marques collectives créant deux régimes distincts, l’un pour les marques de garantie (anciennement « de certification ») et l’autre pour les marques collectives. Toutes les deux, bien que soumises à des motifs de rejet, nullité, déchéances spécifiques, doivent faire l’objet d’un règlement d’usage.

Une Tarification par classe

Les taxes de dépôt et de renouvellement sont désormais perçues par classe et non plus avec un tarif unique pour les 3 premières classes. Si les taxes de dépôt sont plus avantageuses pour 1 classe, elles sont plus élevées dès la 2ème classe. Quant au renouvellement, les taxes sont plus élevées dès la 1ère classe.

Toutes les marques devront être renouvelées à leur date anniversaire, dans un délai d’un an précédant cette date (et non 6 mois précédant l’échéance qui était fin de mois). Toutefois une période transitoire permet d’effectuer les renouvellements jusqu’à la fin du mois anniversaire pour les marques arrivant à échéance jusqu’au 10 décembre 2020.  

Des droits renforcés

La procédure d’opposition française s’aligne sur la procédure européenne pour toutes les demandes déposées après le 11/12/2019 avec :

• la possibilité d’invoquer plusieurs droits antérieurs par opposition sous réserve qu’ils appartiennent au même titulaire ;
• la possibilité d’invoquer non seulement des marques, mais également la dénomination ou raison sociale, le nom et image ou renommée d’un organisme public, le fait que la marque a été déposée par un agent ou représentant sans autorisation ;
• la possibilité de faire une opposition tout d’abord formelle avec peu d’éléments, puis de la compléter ensuite ;

• le renforcement de la procédure contradictoire avec des échanges entre les parties et des possibilités de suspension ; en contrepartie, la durée de procédure sera portée de 6 mois à 1 an ; à noter que la taxe d’opposition est légèrement plus élevée, et chaque fondement fera l’objet d’une taxe supplémentaire.  

ATTENTION : l’INPI a maintenant le pouvoir d’exercer un contrôle total des preuves d’usage. A la demande du déposant, il conviendra donc d’apporter des preuves d’usage avant le dépôt de la marque contestée, pour tous les produits et/ou services invoqués de chacune des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.

Un contentieux Facilite

Le contentieux sera facilité et rendu moins coûteux par la possibilité de porter certaines des actions en nullité et en déchéance devant l’INPI à compter du 1er avril 2020.  

La compétence de l’INPI sera exclusive à titre principal pour les actions en déchéance de marques, et pour les actions en nullité fondées sur certains motifs (absolus listés aux articles L711-1 à L711-3 et relatifs : droit de marque, marque de renommée, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, appellation d’origine et  indication géographique, nom d’une entité publique, nom, image ou renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement publique de coopération intercommunale, dépôt par un agent non autorisé). Un intérêt légitime pour agir en nullité ou en déchéance n’est plus nécessaire.  

Les tribunaux judiciaires resteront compétents pour les actions en nullité fondée sur des droits d’auteur, dessins & modèles, droits de la personnalité, en cas de demande en nullité et en déchéance connexe à une action en contrefaçon ou concurrence déloyale, et en cas de demande reconventionnelle ; ainsi que pour les recours en annulation, ou réformation contre les décisions de l’INPI qui seront rendues en matière de nullité ou de déchéance à partir du 1er avril 2020.

Ces recours auront un effet dévolutif permettant de réexaminer l’ensemble du dossier et suspensif. L’action en nullité devient imprescriptible sous réserve des dispositions sur la forclusion par tolérance. L’action en nullité sur la base d’une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement.

Lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d’une marque postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l’Institut national de la propriété industrielle, la juridiction sursoit à statuer jusqu’au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n’est plus susceptible de recours.

La lutte contre la contrefaçon facilitée

La notion de contrefaçon est élargie :

• Quant à son objet : en incluant notamment l’atteinte aux marques de renommée, les atteintes aux dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes, les actes préparatoires et le transit externe si la marque contrefaite est protégée dans l’état de destination ;
• Quant à sa durée : puisque les actions en contrefaçon de marque ne seront plus prescrites par cinq ans « à compter des faits qui en sont la cause », mais « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » ;
• Quant aux demandeurs : le licencié non exclusif (avec le consentement du titulaire et sauf stipulation contraire dans le contrat) et les personnes autorisées à exploiter une marque de certification ou collective peuvent désormais engager une action en contrefaçon.

Toutes ces nouvelles dispositions entraînent ainsi de nombreuses modifications positives pour les titulaires de marques qui les exploitent pleinement et sont en mesure de le prouver.

La mise en place de règles d’obligation d’usage et de conservation des preuves au sein des entreprises devient impérative pour couper l’herbe sous le pied des adversaires qui ne manqueront pas de soulever ces arguments dans les procédures d’opposition ou d’intenter des actions en déchéance contre d’autres classes que celles concernées par la procédure, voire éventuellement contre d’autres marques non exploitées du titulaire, tout ceci aux fins d’exercer une pression.