Données post-dépôt et activité inventive : future saisine de la Grande Chambre de Recours de l’OEB ?

Avez-vous déjà déposé une demande de brevet sans aucune donnée expérimentale ou sans exemple comparatif démontrant l’effet allégué dans votre texte ? Il est tentant de le faire pour être le premier à déposer sur une innovation, mais attention au risque de défaut de plausibilité.

Paris, le 12 août 2021 – Avez-vous déjà déposé une demande de brevet sans aucune donnée expérimentale ou sans exemple comparatif démontrant l’effet allégué dans votre texte ?
Il est tentant de le faire pour être le premier à déposer sur une innovation, mais attention au risque de défaut de plausibilité.

En effet, tant les examinateurs que les magistrats sont de plus en plus stricts vis-à-vis de titres spéculatifs, venant ainsi discuter la plausibilité de l’invention revendiquée. En 2019, dans ses résolutions, l’AIPPI recommandait que la notion de plausibilité ne devienne pas un nouveau critère indépendant mais soit analysée dans l’appréciation des critères usuels de brevetabilité, dont l’activité inventive.

Dans l’approche problème-solution développée par l’Office Européen des Brevets (OEB), l’effet technique de l’invention revendiquée est analysé. L’OEB accepte, dans certains cas, de se baser sur des données techniques soumises ultérieurement. Cependant, la prise en compte de données postérieures au dépôt peut aussi être refusée.

Dans l’affaire T 116/18, selon les minutes de la procédure orale, la Chambre de recours souhaite obtenir des clarifications de la part de la Grande Chambre de Recours concernant les cas où des données postérieures devraient ou non être acceptées lors de l’analyse de l’activité inventive, et envisage de lui poser les questions suivantes :

If for acknowledgement of inventive step the patent proprietor relies on a technical effect and has submitted data or other evidence to proof such effect, such data or other evidence having been generated only after the priority or filing date of the patent (post-published data):

1. Should an exception to the principle of free evaluation of evidence (see e.g. G 1/21 reasons 31) be accepted in that the post-published data must be disregarded on the ground that the proof of the effect rests exclusively on such post-published data?

2. If the answer is yes (post published data must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on these data): can post-published data be taken into consideration if based on the information in the patent application the skilled person at the relevant date would have considered the effect plausible (ab initio plausibility)?

3. If the answer to the first question is yes (post published data must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on these data): can post-published data be taken into consideration if based on the information in the patent application the skilled person at the relevant date would have seen no reasons to consider the effect implausible (ab initio implausibility)?

Sans attendre une décision de la Grande Chambre de Recours, qui n’est pas encore procéduralement saisie, il convient de tenir compte de cette notion dans les rédactions de vos demandes. Les équipes de Regimbeau se tiennent à votre disposition pour vous conseiller au cas par cas à ce sujet.
Nous souhaitons remercier Renaud Fulconis (patentmyfrench) qui a signalé cette affaire.

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