La société Rolex S.A a déposé une opposition à l’encontre d’une demande de marque figurative 
représentant une couronne, notamment pour des « vêtements, articles chaussants, chapellerie » relevant de la classe 25.
La célèbre manufacture suisse de montres de luxe s’est fondée sur le risque de confusion entre les marques (article 8, paragraphe 1 du RMUE) et l’atteinte à la renommée de ses marques 
et 
(article 8, paragraphe 5 du RMUE).
Après avoir eu gain de cause en première instance, Rolex S.A a vu son opposition rejetée en ce qui concerne la classe 25 par la chambre de recours de l’EUIPO et par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 janvier 2023 (TUE, T-726/21, Rolex S.A vs PWT A/S).
Quant au prétendu risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, celui-ci n’a pas été retenu. Il a en effet été considéré que les signes / sont faiblement similaires et que les produits sont différents par nature, destination, par leurs canaux de distribution et qu’ils ne sont ni concurrents, ni similaires. Le fait que les segments de marché soient proches, et que les marques de luxe vendent des produits divers en magasin ou en ligne ne suffit pas à justifier que le public leur attribue une origine commerciale commune, car cette affirmation n’a pas été étayée par des éléments de preuve.
Quant à la renommée invoquée, celle-ci ne concerne que la marque pour les montres-bracelets, et un lien dans l’esprit du public justifiant d’un risque d’atteinte à la renommée n’a pas été établi.
L’arrêt rappelle les conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE permettant que la marque de renommée bénéficie d’une protection élargie et s’attarde notamment sur la dernière :
Or, l’absence de l’une des conditions suffit à rendre inapplicable ladite disposition.
En l’espèce, les arguments de la société Rolex S.A, consistant uniquement à rappeler la renommée de la marque pour les montres-bracelets et à souligner l’importance des investissements nécessaires à l’acquisition du caractère distinctif, ne permettent pas d’identifier la ou les atteintes prévues à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE que l’usage de la marque demandée causerait ou serait susceptible de causer à la marque complexe antérieure.
L’arrêt souligne ainsi la nécessité d’étayer chaque argument avancé, c’est à dire la possibilité d’attribuer une origine commerciale commune aux produits différents qui seraient vendus sous les marques concernées, ainsi que la difficulté de démontrer l’existence d’une atteinte réelle ou le risque sérieux d’une atteinte malgré le fort caractère distinctif et la renommée importante de la marque Rolex pour ses montres de luxe.
Il importe donc de constituer un dossier de preuves conséquent non seulement pour établir la renommée d’une marque, pourtant mondialement connue du grand public, mais également de justifier des atteintes, risques d’atteinte ou du profit tiré indûment de la marque de renommée qui seraient invoquées.
