Il est fondamental ici de différentier l’interdiction d’exploiter engendrée par le brevet et le droit d’exploiter. Un brevet en vigueur fait naitre une interdiction pour les tiers d’exploiter l’invention revendiquée dans le brevet. Ils doivent respecter cette interdiction sous peine d’être contrefacteurs du brevet. Cette interdiction constitue tout l’effet du brevet. Mais cet effet ne va pas au-delà. En particulier, le brevet ne génère pas au profit de son titulaire un droit d’exploiter l’invention faisant l’objet du brevet. C’est une confusion qui peut résulter de l’utilisation du terme « monopole d’exploitation ». Le point est capital et répétons-le : déposer une demande de brevet et obtenir le brevet parce que l’invention est brevetable n’implique pas pour son titulaire le droit d’exploiter l’invention
Il est courant en particulier que la réalisation d’une innovation donnant lieu au dépôt et à l’obtention d’un brevet soit le perfectionnement d’une invention plus ancienne déjà protégée par un brevet d’un tiers et que le second brevet reste dépendant du premier. Ce second brevet engendre bien au profit de son titulaire une interdiction d’exploitation par les concurrents. Mais ce titulaire n’est pas pour autant libre de l’exploiter compte tenu de l’existence du premier brevet.
Il est donc essentiel pour tout industriel, même titulaire de brevets, de vérifier qu’il est bien libre d’exploiter ses produits et procédé.
Pour éviter de se retrouver en situation de ne pas pouvoir exploiter un produit ou un procédé compte-tenu de l’existence de brevets de tiers, il s’agit donc de les rechercher. C’est la recherche dite de liberté d’exploitation ou FTO. Elle vise donc à réduire le risque juridique de ne pas pouvoir réaliser l’exploitation ou d’être menacé par une action en contrefaçon. Ce travail est essentiel compte tenu des investissements impliqués par tout projet industriel. Il doit être effectué le plus tôt possible, dès la genèse du projet, puis être mis à jour au fur et à mesure de son développement.
Si un risque est identifié, il doit être pris en compte et étudié, notamment pour évaluer une réorientation du projet ou d’autres mesures comme nous le verrons plus bas.
Il faut prendre toute la mesure d’une absence de prise en compte précoce de la question de la liberté d’exploitation. Ne pas vouloir s’occuper de cet aspect fait naitre le risque de devoir stopper le projet à un stade avancé de développement. Pire encore, une fois l’exploitation lancée, la découverte d’un brevet de tiers dont l’invention est reproduite ou la menace d’une action en justice formulée par son titulaire peut obliger à stopper le projet. Dans certains cas, c’est une usine qui se retrouve paralysée du jour au lendemain.
L’étude de liberté d’exploitation, avec la recherche des brevets de tiers qu’elle implique, permet aussi de visualiser les orientations prises par les concurrents dans leurs brevets. Elle offre une cartographie des innovations faisant l’objet d’une protection dans le secteur.
Si une recherche de liberté d’exploitation est une étape indispensable pour réduire le risque juridique lié à une exploitation industrielle, elle ne permet pas cependant de le supprimer tout à fait. De nombreux impondérables existent en effet. Beaucoup sont liés à la recherche documentaire nécessaire pour l’identification des brevets des concurrents. En effet il n’existe pas de recherche exhaustive dans les bases de données. Ces dernières comprennent des dizaines de millions de documents de brevets et doivent être attaquées pour tenter de mettre au jour les brevets pertinents au moyen de critères qui peuvent être multiples et qui, convenablement combinés, donnent lieu à autant de stratégies de recherche différentes. Ces critères sont par exemple des sous-classes de classification, des mots-clés décrivant le sujet technique, les noms des concurrents ou des inventeurs, etc. Plus une recherche est poussée, plus on réduit les risques de passer à côté d’un brevet potentiellement gênant mais encore une fois l’exhaustivité est exclue.
Il faut par ailleurs penser à mettre au jour périodiquement la recherche en raison du fait que les documents de brevet ne sont publiés que 18 mois après dépôt. Ainsi une recherche sur les bases de données effectuée aujourd’hui ne permet de mettre au jour que des demandes de brevet résultant d’un dépôt effectué il y a moins de 18 mois.
La recherche n’est pas tout. Il faut ensuite savoir en exploiter les résultats. Cela signifie, après une phase de tri parmi les brevets obtenus, étudier de près ceux qui sont susceptibles d’engendrer un risque et vérifier moyennant une étude juridique approfondie s’ils représentent une réelle menace sur la liberté d’exploitation.
Si le risque est confirmé au sujet d’un brevet de tiers, il s’agit ensuite d’évaluer selon les circonstances si différents types de mesures sont envisageables telles que :
La prise en compte de la question de la liberté d’exploitation est donc une nécessité dès la mise en œuvre et le développement d’un projet industriel. Si un dirigeant décide de faire l’impasse sur cette question, il doit à tout le moins avoir pleinement conscience du fait qu’il décide de ne pas prendre en compte le risque que le projet constitue une contrefaçon d’un brevet d’un concurrent et toutes les difficultés qui peuvent s’ensuivre.
Les conseils en propriété industrielle spécialistes en brevets de Regimbeau sont à votre disposition pour vous conseiller et évaluer avec vous la pertinence de mener une recherche de liberté d’exploitation, quel que soit votre domaine technique d’activité.
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