Acélérer l’examen pour obtenir un brevet américain

Attendre 2 à 4 ans pour obtenir un brevet américain peut être trop long pour certains demandeurs de brevets. L'USPTO propose de multiples initiatives pour accélérer l'examen.

Paris, le 17 mai 2022 – Les demandeurs et praticiens européens habitués à recevoir un rapport de recherche de l’Office européen des brevets dans un délai d’environ 6 mois après le dépôt de la demande peuvent être frustrés par la vitesse de l’examen à l’Office américain des brevets (USPTO). En août 2021, le délai moyen entre le dépôt de la demande à l’USPTO et la première lettre officielle est de 16,8 mois. Le délai total entre le dépôt de la demande et la délivrance du brevet ou l’abandon de la demande varie de 23,2 mois pour toutes les demandes, à l’exclusion des demandes nécessitant une demande de poursuite de l’examen (RCE), à 45,7 mois si l’on considère uniquement les demandes pour lesquelles au moins une RCE est déposée.

Attendre 2 à 4 ans pour obtenir un brevet américain peut être trop long pour certains demandeurs de brevets. Cela peut être particulièrement vrai pour les demandeurs dans des domaines techniques présentant des périodes limitées d’avantage commercial, comme l’électronique grand public et les industries liées aux logiciels, ou pour les demandeurs désireux de faire valoir leurs droits de brevet pendants contre des contrefacteurs potentiels.

L’USPTO propose de multiples initiatives pour accélérer l’examen. La disponibilité de ces opportunités varie en fonction du type de demande et est souvent indisponible pour les demandes entrant dans la phase nationale américaine à partir d’une demande PCT. Cet article décrit les options disponibles à l’USPTO pour accélérer l’examen des brevets, en accordant une attention particulière aux obstacles potentiels pour les demandeurs de brevets et les praticiens européens et étrangers.

Examen prioritaire « Track One » (Track One PrioritizedExamination)

L’un des moyens les plus rapides d’accélérer l’examen à l’USPTO est de demander un examen prioritaire Track One (« Track One »). L’examen « Track One » offre aux demandeurs la possibilité de parvenir à une décision finale sur la demande dans les 12 mois suivant l’octroi d’un statut spécial. Pour l’exercice 2021, le délai moyen entre le dépôt de la demande et la décision finale pour l’examen « Track One » est inférieur à 8 mois. Afin de respecter cet objectif de 12 mois, les demandeurs ne sont pas autorisés à demander des prolongations de délai, faute de quoi le statut spécial accordé dans le cadre du programme « Track One » est perdu.

La décision finale concernant la demande comprend l’émission d’un avis de délivrance ou d’une décision finale de l’Office, l’abandon ou le dépôt d’un Appel. La majorité des demandes de l’examen « Track One » aboutissent à l’émission d’un avis de délivrance (environ 52%) ou d’une décision finale de l’Office (environ 40%).

À partir de septembre 2021, jusqu’à 15 000 demandes d’examen « Track One » peuvent être accordées par l’USPTO chaque année fiscale, et plus de 90 % des demandes d’examen « Track One » reçues sont accordées.

L’examen prioritaire a toutefois un coût. Outre les taxes habituelles de dépôt, de recherche et d’examen, une requête en examen « Track One » doit être accompagnée d’une taxe de 4 200 dollars pour les grandes entités et de 2 100 dollars pour les petites entités. Toutes les taxes doivent être payées au moment du dépôt de la demande pour que la requête en examen « Track One » soit prise en considération. Les frais susmentionnés sont remboursables si la demande en examen « Track One » est rejetée. La requête en examen « Track One » elle-même doit également être déposée le jour du dépôt de la demande de brevet.

Les demandeurs étrangers (c’est-à-dire non américains) doivent savoir que l’examen « Track One » n’est pas disponible pour les entrées en phase nationale américaine d’une demande PCT. Il faut plutôt déposer une demande de continuation revendiquant la priorité à la demande PCT pour pouvoir demander un examen « Track One ».

En outre, les demandeurs européens doivent être prêts à modifier les revendications lors du dépôt car l’examen « Track One » limite les revendications à un maximum de 4 revendications indépendantes et 30 revendications au total et n’autorise aucune revendication à dépendance multiple. L’USPTO prévoit une période non extensible d’un mois après le dépôt de la demande avec une requête en examen « Track One » pour fournir des modifications de revendications qui annulent toute revendication excédentaire et/ou suppriment les revendications dépendantes multiples. Toutefois, cela retarde l’examen car la requête en examen « Track One » ne sera pas accordée tant que le demandeur n’aura pas pris de mesures correctives.

Examen accéléré (Accelerated examination)

Depuis l’introduction de l’examen « Track One » dans le cadre de l’America Invents Act, le nombre de requêtes d’examen accéléré n’a cessé de diminuer. En 2015, qui est la dernière année pour laquelle l’USPTO fournit des statistiques, moins de 200 demandes d’examen accéléré ont été déposées. En outre, en 2016, l’USPTO a sollicité les commentaires du public pour savoir si le programme d’examen accéléré devait être maintenu.

En définitive, le programme d’examen accéléré existe toujours. De nombreux aspects de l’examen accéléré sont similaires à ceux de l’examen « Track One », notamment l’objectif de 12 mois pour parvenir à une décision finale et la non-disponibilité de l’examen accéléré pour les entrées en phase nationale américaine d’une demande PCT.

Comme pour l’examen « Track One », les demandeurs peuvent toutefois déposer une demande de continuation afin de bénéficier de l’examen accéléré, et les demandeurs ne sont pas autorisés à demander une prolongation de délai sous peine de perdre le statut spécial accordé.

L’examen est accéléré dans le cadre du programme en plaçant la charge de la recherche initiale sur le demandeur. Une demande d’examen accéléré doit être accompagnée d’une déclaration de recherche préalable à l’examen et d’un document d’appui à l’examen. La déclaration de recherche préalable à l’examen doit inclure une identification du domaine de recherche, la date de la recherche, les bases de données consultées et la stratégie de recherche utilisée. Le document de support à l’examen doit inclure, entre autres, une déclaration de divulgation d’informations avec les références les plus pertinentes trouvées dans la recherche et une identification de toutes les limitations dans les revendications divulguées dans les références citées et où ces limitations se trouvent dans les références citées. Un rapport de recherche de l’OEB ne sera pas suffisant pour remplacer ce document d’appui à l’examen.

Les limitations sur les revendications sont plus restrictives que pour l’examen « Track One ». Une demande d’examen accéléré ne peut pas contenir des revendications à dépendance multiple et doit contenir au maximum 3 revendications indépendantes et 20 revendications au total.

Bien que la taxe de traitement due à l’USPTO pour l’examen accéléré soit faible (140 dollars pour les grandes entités), le coût de la préparation de la déclaration de recherche préalable à l’examen et du document de soutien à l’examen est susceptible de dépasser la taxe de requête en examen « Track One ». En outre, les déclarations faites dans le document de soutien à l’examen sont dans le dossier de procédure et peuvent créer un historique négatif qui pourrait finalement être utilisé contre le demandeur.

Pétition pour rendre spécial (Petition to Make Special)

Dans le cadre de la catégorie plus large de l’examen accéléré, l’examen peut être accéléré par le biais d’une requête pour rendre l’examen spécial sur la base de circonstances particulières de l’inventeur ou de l’objet de la demande. Plus particulièrement, une requête en vue d’un examen spécial peut être déposée si un inventeur est âgé de 65 ans ou plus ou si son état de santé est tel qu’il n’est pas disponible pour participer à un examen qui se déroule selon les délais normaux.

En outre, une pétition pour rendre spécial est disponible pour les demandes d’inventions qui amélioreront sensiblement la qualité de l’environnement, contribueront au développement ou à la conservation des ressources énergétiques, ou contribueront à la lutte contre le terrorisme.

Aucun objectif définitif n’est fixé pour ces pétitions en vue d’une décision finale sur la demande. Ces demandes de brevet sont simplement avancées et examinées avant les autres demandes en cours.

Il est à noter que ces requêtes en vue de rendre spécial ne nécessitent pas le paiement d’une taxe ou la soumission d’une déclaration de recherche préalable à l’examen et d’un document de soutien à l’examen. En outre, il n’y a pas de restrictions concernant les revendications à dépendance multiple ou le nombre de revendications.

L’autoroute du traitement des brevets – PPH (Patent Prosecution Highway)

S’appuyant sur une décision finale d’un office des brevets d’un examen antérieur selon laquelle au moins une revendication est brevetable, le programme PPH accélère l’examen en réduisant la charge de recherche et/ou d’examen d’un office des brevets d’un examen ultérieur. Contrairement au programme d’examen « Track One » ou à l’examen accéléré, le programme PPH ne fixe pas d’objectif définitif pour la décision finale concernant la demande.

Le dépôt d’une demande PPH peut toutefois raccourcir la durée initiale d’examen de la demande. Une fois la requête PPH déposée, la décision d’accepter la requête est généralement prise dans un délai de 4 mois. En supposant que la requête PPH soit acceptée et que la demande de brevet soit par ailleurs prête à être examinée, la demande de brevet sera généralement examinée dans les 2 ou 3 mois. La durée initiale de la première action d’une demande est ainsi réduite à environ 7 mois. En outre, une étude 1 a montré que les demandes accompagnées d’une requête PPH ont un taux d’acceptation plus élevé et sont acceptées après moins de lettres officielles que les demandes non accompagnées d’une requête PPH.

De même, contrairement à la procédure d’examen « Track One » ou à l’examen accéléré, une requête PPH peut être présentée pour les entrées en phase nationale américaine de demandes PCT. Aucune taxe n’est due à l’USPTO, et la demande ne perd pas son statut spécial en utilisant des prolongations de délai ou en déposant une demande de poursuite de l’examen (RCE). En outre, aucune restriction n’est imposée quant au nombre de revendications ou aux revendications à dépendance multiple.

Toutefois, le dépôt d’une demande PPH peut restreindre inutilement le processus d’examen. Pour qu’une demande PPH soit acceptée, les revendications en instance à l’USPTO doivent correspondre suffisamment aux revendications autorisées par l’office d’examen antérieur. Une revendication est considérée comme correspondant suffisamment lorsqu’elle a une portée identique ou similaire à celle d’une revendication autorisée par l’office d’examen antérieur.

Cet aspect continue de s’appliquer tout au long de la procédure d’examen. Par conséquent, la capacité d’un demandeur à modifier les revendications pour prendre en considération les particularités de la pratique des brevets américains peut être limitée. Pour les praticiens européens, cette obligation peut être particulièrement frustrante en raison des différences entre les dispositions de clarté, de caractère défini, et d’inventivité aux États-Unis et en Europe. Par exemple, par rapport aux examinateurs européens, les examinateurs américains ont souvent une aversion pour le langage fonctionnel généralement utilisé dans les revendications de produits rédigées selon le style européen, et peuvent demander aux demandeurs de remplacer ou de compléter les limitations fonctionnelles par un langage structurel.

Les praticiens européens habitués à une analyse particulière de l’activité inventive en Europe peuvent être confrontés à des difficultés au vu de l’approche américaine pour l’analyse de l’évidence (« obviousness »).

Dans l’approche américaine pour l’analyse de l’évidence, il n’y a pas de concept de document de « l’art antérieur le plus proche » formant la base de la détermination de l’évidence. Ainsi, les demandeurs doivent prendre le rejet d’évidence tel qu’il est fait et ne peuvent pas modifier la combinaison de références en argumentant qu’un autre document de l’art antérieur est « le plus proche ».

En outre, aucune limitation n’est imposée aux examinateurs américains quant au nombre de documents de l’art antérieur qui peuvent être combinés pour soulever une objection d’évidence. Aux États-Unis, il n’y a pas non plus d’interdiction d’utiliser des références intercalaires ou « pop up » pour une analyse de l’évidence conformément à l’article 35 USC § 103, ce qui n’est pas le cas en Europe pour les références de l’art antérieur au titre de l’article 54(3) CBE qui ne peuvent pas être utilisées dans une analyse de l’activité inventive au titre de l’article 56 CBE.

Étant donné que les demandes ne peuvent pas être retirées du programme PPH, les demandeurs incapables de surmonter les objections de l’USPTO tout en respectant le critère de correspondance substantielle peuvent être obligés de déposer une demande de continuation sans requête PPH afin d’avoir la liberté de modifier la revendication si nécessaire. Le dépôt d’une demande de continuation place le demandeur à la fin de la ligne d’examen, ce qui, en fin de compte, retarde plutôt qu’accélère l’examen.

A compter du 1 er décembre 2021, un nouveau programme pilote PPH entre l’USPTO et l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) permet aux demandeurs recevant un avis favorable de brevetabilité de l’un des offices d’accélérer l’examen dans l’office d’examen ultérieur. Pour plus d’informations sur le programme PPH entre les États- Unis et la France, cliquez ici.

Programme AFCP 2.0 après examen final (After Final Consideration Pilot 2.0 Program)

Bien que le programme After Final Consideration Pilot 2.0 (« AFCP ») ne soit pas un mécanisme d’accélération de l’examen comme le programme « Track One » ou l’examen accéléré, le programme AFCP a pour but d’optimiser la procédure d’examen en réduisant le nombre de RCE nécessaires pour parvenir à une décision de délivrance.

Le programme offre aux examinateurs un délai supplémentaire pour étudier une demande afin qu’une décision de délivrance puisse être émise plutôt que d’exiger une RCE afin que toute modification soumise après la lettre officielle finale puisse être recherchée.

Toutes les demandes, y compris les entrées en phase nationale américaine des demandes PCT, peuvent bénéficier du programme AFCP. Une requête AFCP doit être déposée en même temps qu’une réponse à une lettre officielle finale dans laquelle au moins une revendication indépendante est modifiée de manière à ne pas élargir le champ de protection.

En supposant que la modification postérieure à la décision finale soit traitée dans le cadre du programme AFCP, l’examinateur dispose d’un crédit de trois heures pour effectuer une recherche actualisée et/ou pour accorder une attention supplémentaire à la modification postérieure à la lettre officielle finale.

Aucune taxe n’est due à l’USPTO pour une requête AFCP. En outre, aucune restriction n’est imposée quant au nombre de revendications ou aux revendications à dépendance multiple.

Selon une étude Juristat 2 de 2019, les examinateurs émettent un avis d’autorisation en réponse à environ un quart des demandes AFCP. Étant donné que les demandes attendent actuellement environ 2,4 mois après le dépôt d’une RCE pour recevoir la prochaine communication de l’USPTO, le programme AFCP œuvre pour faire progresser une demande vers une délivrance plus rapide, au moins en évitant le délai associé au dépôt de la RCE.

Interviews des examinateurs

L’USPTO est d’avis que les entretiens constituent un outil d’examen efficace et qu’ils favorisent généralement des examens compacts.

De mai 2011 à janvier 2021, l’USPTO a proposé le programme pilote d’entretien de première lettre officielle (First Action Interview Pilot – FAIP), qui permettait à un demandeur d’obtenir un entretien avec l’examinateur avant la délivrance de la première lettre officielle sur le fond. Les statistiques du programme FAIP à partir de 2020 montrent que les demandes de brevet participant au programme FAIP ont reçu une décision de délivrance en tant que première lettre officielle à un taux deux fois supérieur à celui des autres demandes de brevet ne participant pas au programme.

Une étude de LexisNexis 3 comparant la vitesse de traitement des demandes de brevets délivrées dans lesquelles au moins un entretien a été mené et des demandes de brevets délivrées dans lesquelles aucun entretien n’a été mené a révélé que les cas avec entretien ont donné lieu en moyenne à 1,75 moins de lettres officielles.

Ces statistiques soutiennent la position selon laquelle les entretiens entre le demandeur et l’examinateur sont généralement avantageux pour accélérer le traitement d’une demande en vue d’une délivrance sans qu’il soit nécessaire de participer à un programme officiel de l’USPTO.

Tant que l’entretien permet de résoudre des problèmes et de poursuivre la procédure, l’USPTO estime qu’il n’y a pas de mauvais moment pour demander un entretien. Toutefois, après la délivrance d’une lettre officielle finale, tout entretien est autorisé à la discrétion de l’examinateur américain. Par conséquent, pour accélérer l’examen, les entretiens doivent avoir lieu le plus tôt possible dans le processus d’examen.

Compte tenu de toutes les options permettant d’accélérer l’examen à l’USPTO, vos contacts chez Regimbeau sont à votre disposition pour vous aider à trouver la voie la plus rapide pour votre prochaine demande de brevet.

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